Moins en dire, pour mieux se protéger

Doit-on décrire la marque?

Alors qu’on serait tenté de répondre oui à cette question, je suis d’avis, au contraire, que toute description en restreint la protection.

Aussi, j’évite toujours de décrire la marque et laisse au Registraire le soin de le faire pour l’indexer au Registre.

Quelle est la nuance?

Lorsque le requérant décrit spécifiquement sa marque dans la demande, il précise les éléments qu’il souhaite protéger, d’où les risques de restriction.

Lorsque c’est le Registraire qui décrit la marque, il le fait dans le but de l’indexer sur le Registre des marques pour faciliter les recherches. Cette description n’est pas considérée comme une description officielle de la marque.

Par exemple, si je précise dans la demande que la marque est un mot écrit en lettres majuscules, la protection risque d’être limitée à cette forme.

S’il est vrai que la pratique et les tribunaux autorisent l’emploi d’une marque verbale dans une forme figurative, la situation peut changer si la marque verbale a été spécifiquement décrite comme un mot en lettres majuscules.

Il n’est pas impossible que la marque soit considérée de la même manière qu’un dessin, c’est-à-dire, comme devant obligatoirement être employée dans la même forme que celle enregistrée.

Même si dans certains cas la marque peut toujours être reconnaissable malgré les différences entre l’enregistrement et l’emploi, mieux vaut ne pas affaiblir la marque par des précisions inutiles.

J’applique la même réserve pour les dessins, à moins qu’il y ait un élément abstrait dont la protection spécifique est requise, ou pour aider à ajouter de la distinctivité à la marque.

Par exemple, si le dessin de mon client est un dragon mais qu’il peut aussi être perçu comme un dinosaure, et qu’il y a déjà des centaines de dinosaures sur le Registre, je préciserai qu’il s’agit d’un dragon, question d’ajouter un peu de distinctivité à la marque.

Mais attention!

Ces précisions n’éliminent pas les risques de confusion.

De plus, si je m’attaque à une marque qui prête à confusion avec celle de mon client, le fait de ne pas avoir décrit celle-ci me donne toute la latitude voulue pour argumenter sur les idées suggérées par les marques.

Bref, mieux vaut laisser place à l’interprétation en temps voulu, que de limiter notre pouvoir d’argumentation en apportant des précisions superflues.

Ceci dit, il ne faut pas omettre de vérifier la description que fait le Registraire de la marque et demander des correctifs si nécessaire.