Droit des marques : 2019 a été « une grosse année »

Année après année, Me Jean-Philippe Mikus ne manque pas de sujets pour sa revue annuelle de la jurisprudence en matière de droit des marques de commerce, qu’il donnera le 6 février chez Fasken. Il estime que chaque année, environ de 250 à 400 décisions tombent au pays.

Mais ce sont les changements à la Loi sur les marques de commerce adoptés en juin dernier qui feront que 2019 restera marqué dans la mémoire des juristes du domaine, selon l’expert.

« Ça a changé fondamentalement le système. Avant, si on voulait un enregistrement de marque, il fallait employer la marque avant de l'enregistrer, maintenant, on n'a plus besoin d'employer la marque pour l'enregistrer. Ça ouvre les vannes pour des parties qui veulent se réserver des droits. »

Dans la foulée des « patent trolls », pour les brevets, les entreprises et leurs juristes doivent maintenant faire face aux « trademark trolls » pour les marques de commerce.

« Ce sont des compagnies qui, depuis que la loi a changé, ont déposé des marques pour tous les produits imaginables en se disant "on va pouvoir attaquer tout le monde qui utilise ces mots-là" », expose Me Mikus.

Un autre changement survenu est l’entrée en vigueur du Protocole de Madrid permet à tout Canadien de déposer une demande pour couvrir jusqu'à 120 pays. À l'inverse, des étrangers peuvent déposer au Canada directement au registraire des marques de commerce sans passer par un avocat ou un agent de marque local. Entre juin et décembre, 10 000 demandes ont été faites via les dispositions du Protocole.

« Je pense que les gens vont se souvenir longtemps de ce changement. Plus il y a de gens qui déposent des demandes, plus il y a des conflits, et plus il y a de la jurisprudence. D'ici quelques années, on va sûrement monter à 500-600 décisions par année. »

Selon le juriste, il y a une leçon à tirer de tout ça. « Les entreprises sont mieux d'être présentes au registre des marques. On est rendu au point où c'est essentiel de s’inscrire. »

De plus en plus, le Barreau 1995 constate que les causes en litige sont transfrontalières. Il étudiera ce phénomène via la décision Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutula LLP. « C’est un service qui permet d'obtenir des billets de spectacles ou des chambres d'hôtel à l'étranger. Est-ce que le simple fait d'avoir un site web est suffisant pour bloquer le registre canadien? Le Tribunal ne croit pas que le fait d'acheter à l'étranger soit un avantage suffisamment tangible. »

Une thématique unique

Me Mikus donne une certaine couleur à sa présentation en liant les thèmes de la jurisprudence à un pays. Cette année, pour la dernière fois qu’il livre cette conférence, le juriste a choisi le Québec.

« Je vais agrémenter l'ensemble des présentations avec des proverbes et des expressions québécoises. J'entends profiter de l'occasion pour puiser mon inspiration dans les traditions amérindiennes. Il faut redécouvrir le Québec, c'est une richesse qu'on a et c'est important de la faire ressortir », dit-il, notant au passage que sa conférence concorde avec le début du Carnaval de Québec.

« On pourra donc l'appeler le Carnaval de la jurisprudence! »

Tous les détails de la conférence sont ici.