Enregistrement d'une marque de commerce : l'essentiel

Quoi?

L’enregistrement au registre des marques de commerce tenu par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l’ « OPIC ») renforce la protection dont bénéficie un propriétaire sur une marque de commerce, tant et aussi longtemps que cette marque de commerce fait l’objet d’une utilisation continue et constante au Canada.

Une « marque de commerce » est un « signe ou une combinaison de signes » (incluant un mot, un dessin, une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, la façon d’emballer un produit, une couleur, un son, une odeur, un goût, une texture et/ou la position d’un signe) qui permet de distinguer les produits et/ou services en association avec lesquels elle est utilisée des autres produits et services disponibles sur le marché.

Qui?

Toute personne qui commercialise des produits et/ou services au Canada en association avec une marque de commerce devrait considérer l’opportunité d’enregistrer cette marque de commerce. Néanmoins, ce ne sont pas toutes les marques de commerce qui sont enregistrables en vertu de la loi.

Préalablement au dépôt d’une demande d’enregistrement, il est recommandé de procéder à une analyse du caractère enregistrable et à une recherche de disponibilité de la marque de commerce en cause. Nous vous invitons à communiquer avec les soussignés pour obtenir plus d’informations à ce sujet.

Quand?

Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être déposée en tout temps auprès de l’OPIC. Le délai administratif pour l’examen d’une demande d’enregistrement par l’OPIC peut être substantiel. À titre informatif, en date des présentes, les demandes soumises à l’examen de l’OPIC sont celles ayant été déposées au cours de la semaine du 31 juillet 2019.

Certaines options peuvent s’offrir à un requérant afin d’accélérer le traitement de sa demande d’enregistrement, dont la requête d’accélération de l’examen et l’utilisation de la liste préapprouvée des produits et services de l’OPIC.

Dans certains cas, l’utilisation de cette liste a permis de diminuer le délai de traitement de façon à obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce dans un délai d’environ un (1) an à compter de la date du dépôt de la demande.

Comment?

Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada s’effectue généralement par le biais de l’application du dépôt électronique des marques de commerce de l’OPIC.

Alternativement, il est possible de déposer une demande d’enregistrement par télécopieur ou par envoi postal. Dans tous les cas, il est hautement recommandé de consulter un agent de marques de commerce accrédité par le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce avant d’entreprendre une telle démarche.

Le Manuel d’examen des marques de commerce donne un aperçu de l’éventail de considérations devant être prises en compte lorsqu’il est question de l’enregistrement d’une marque de commerce.

Combien?

Une marque de commerce doit être enregistrée en association avec des produits et/ou services spécifiques. En vertu de la loi, ces produits et/ou services doivent être classés conformément à un système de classification internationale : la Classification de Nice. Par exemple, la plupart des types de vêtements appartiennent à la classe 25, tandis que les jeux de société relèvent de la classe 28.

Pour l’année 2024, les frais exigés par l’OPIC ont augmenté et s’élèvent à 458,00$ (+31% par rapport à l’année 2023) pour le dépôt électronique d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce en association avec des produits ou services appartenant à une seule classe.

Des frais additionnels de 139,00$ sont également exigés pour toute classe additionnelle figurant dans la demande d’enregistrement. Une marque de commerce demeure enregistrée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de son enregistrement. Cet enregistrement peut être renouvelé indéfiniment moyennent le paiement de frais dont le montant est indexé à chaque année.

Nous vous invitons à communiquer avec les soussignés pour obtenir des informations en lien avec les honoraires et débours à prévoir pour (i) une analyse du caractère enregistrable et une recherche de disponibilité d’une marque de commerce et (ii) l’accompagnement professionnel pour l’enregistrement d’une marque de commerce et la gestion d’un portefeuille de marques de commerce.

Pourquoi?

L’enregistrement d’une marque de commerce confère plusieurs avantages à son propriétaire, dont :

• le droit exclusif d’utiliser la marque de commerce en association avec les produits et/ou services mentionnés dans l’enregistrement, et ce, partout au Canada ;

• la dissuasion des tiers de copier ou d’utiliser sans droit la marque de commerce (enregistrement publié dans un registre fédéral public) ;

• la possibilité de générer des revenus par l’octroi de licence d’utilisation de la marque de commerce ; la possibilité de commercialiser les produits associés avec la marque de commerce sur certains sites Web tiers (ex : Amazon) ;

• l’augmentation de la valeur de l’entreprise qui est propriétaire de la marque de commerce (la marque de commerce enregistrée est un actif) ;

• la simplification du dépôt de demandes d’enregistrement pour la marque de commerce concernée à l’international (pour les pays ayant ratifié le Protocole de Madrid) ;

• le fait de bénéficier de présomptions légales dans le cadre de procédures d’opposition visant à empêcher l’enregistrement de marques de commerce présentant un risque de confusion ; et

• le fait de bénéficier du droit d’intenter certaines procédures spécifiques devant les tribunaux afin de protéger la marque de commerce enregistrée.

À propos des auteurs

Me Olivier Hamel pratique le droit des affaires au bureau de Québec de Cain Lamarre depuis 2016. Il concentre sa pratique dans les domaines de la propriété intellectuelle, de la protection des renseignements personnels et du droit commercial et corporatif.

Me Adam Ansari pratique le droit des affaires depuis 2020 au bureau de Saguenay de Cain Lamarre. Il concentre sa pratique du droit dans le domaine de la propriété intellectuelle.