Éclaircir les zones d’ombres du terme « fabriquer »

À la suite du jugement rendu par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Steelhead LNG (ASLNG) Ltd. v. Arc Resources Ltd. (« Steelhead »), la Cour fédérale a récemment rendu son jugement dans l’affaire Proslide Technology, Inc. v. Whitewater West Industries, Ltd. (« Proslide »).

Elle a notamment fourni des précisions sur ce qui constitue l’« exploitation » et la « fabrication » d’une invention brevetée dans le contexte de l’article 42 de la Loi sur les brevets (la « Loi »), en ce qui concerne la contrefaçon au Canada.

Contexte

ProSlide Technology, Inc. (« ProSlide »), fabricant de glissoires d’eau, a allégué que son concurrent, WhiteWater West Industries, Ltd. (« WhiteWater »), avait contrefait plusieurs de ses revendications de brevet visant des « caractéristiques » de glissoires.

Le litige traité par la Cour fédérale portait sur la fabrication par WhiteWater de trois produits différents : « AquaSphere », « Orbiter » et « Tailspin ». La Cour fédérale a conclu qu’aucun des trois produits offerts par WhiteWater ne constituait une contrefaçon des revendications de ProSlide.

Elle a également conclu à l’invalidité d’un certain nombre de revendications présentées par ProSlide.

Analyse de la Cour fédérale

En règle générale, en vertu de l’article 42 de la Loi, le breveté a le droit, la faculté et le privilège exclusif, au Canada, de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention protégée par brevet. Selon l’interprétation de la Cour fédérale, les glissoires d’eau de WhiteWater ont été conçues au Canada, mais fabriquées et assemblées à l’étranger.

ProSlide a notamment soutenu que WhiteWater i) a d’abord créé des plans et des dessins conceptuels et détaillés de ses produits au Canada, ii) a ensuite fourni ces plans et dessins à des sous-traitants qui fabriquent à l’étranger des composantes de glissoires d’eau et iii) a enfin envoyé des directives pour l’assemblage et l’installation supervisée.

Selon ProSlide, ces activités ont permis l’établissement d’un « lien réel et très fort avec le Canada », duquel peut découler une responsabilité en vertu de la Loi.

Conformément aux principes de droit énoncés dans le jugement Steelhead, la Cour fédérale a réaffirmé que lorsqu’une revendication de brevet vise un objet physique, le droit exclusif du breveté d’« exploiter » une invention en vertu de la Loi ne vaut que pour l’objet en question.

Il n’inclut pas l’utilisation de plans ou dessins conceptuels de cet objet. La Cour fédérale a ajouté que ce principe vaut aussi pour la « fabrication » au sens de la Loi. En effet, lorsque la revendication de brevet vise l’invention d’un objet physique, la création ou la fabrication de conceptions assistées par ordinateur et de dessins techniques de l’objet ne constitue pas une « fabrication » de l’invention au sens de la Loi.

La Cour fédérale a conclu que le fait que WhiteWater a créé au Canada des plans et dessins conceptuels de glissoires d’eau devant être fabriquées et assemblées à l’étranger ne constitue pas une « fabrication » ou une « exploitation » au sens de la Loi sur les brevets. Il ne s’agissait donc pas de contrefaçon en vertu de la Loi.

Points à retenir

Voici ce qu’il faut retenir du jugement Proslide :

Selon le jugement Steelhead, lorsqu’une revendication de brevet vise un objet physique, le droit exclusif du breveté d’« exploiter » une invention en vertu de la Loi sur les brevets ne vaut que pour l’objet. Il n’inclut pas l’utilisation de ses plans ou dessins conceptuels.

Par extension, lorsqu’une revendication de brevet vise un objet physique, le droit exclusif du breveté de « fabriquer » une invention en vertu de la Loi sur les brevets ne vaut que pour l’objet. Il n’inclut pas la création de ses plans ou dessins conceptuels.

À propos des auteurs

Pablo Tseng est avocat chez McMillan dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il aide les entreprises à différents stades de maturité à acquérir, à commercialiser et à faire respecter leurs droits dans ce domaine.

Aki Kamoshida est stagiaire chez McMillan.