Marques de commerce: la Cour suprême a tranché

La Cour suprême du Canada représentée par la juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell, vient ainsi d'autoriser l'appel de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Masterpiece Inc contre Alavida Lifestyles Inc.

Elle donne des indications sur la façon dont les tribunaux devraient utiliser la notion de confusion dans les cas des marques, rapporte le Legal Post.

Rappel des faits. Alavida et Masterpiece Inc sont des entreprises du secteur de résidences pour les personnes âgées, l'une en Ontario, l'autre en Alberta. La première avait enregistré la marque de commerce « Masterpiece Living ». La compagnie Masterpiece Inc avait alors contesté l'enregistrement, prouvant qu'elle utilisait l'expression « Masterpiece the Art of Living » (sans l'avoir enregistré) et cela, avant qu'Alavida n'enregistre la marque.

La Cour a estimé de manière unanime que l'endroit où les marques de commerce sont effectivement utilisés, n'est pas pertinent pour déterminer s'il y a confusion ou non : " Le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a confusion est fondé sur l’hypothèse que les noms commerciaux et les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non. Pour que le propriétaire d’une marque de commerce déposée ait le droit exclusif à l’emploi de celle‑ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu’elle soit susceptible de créer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays ", selon les juges.

D'autre part, l'utilisation sans qu'il y ait un enregistrement, confère une priorité à l'entreprise qui l'utilise. Et les titulaires de marques de commerce sont en droit d'utiliser leurs marques sous quelque forme que soit. "C’est l’emploi d’une marque de commerce et non l’enregistrement qui confère un droit prioritaire sur la marque et le droit exclusif de l’employer ", rappelle la Cour.

La notion de confusion doit être apprécié du point de vue de la première impression du consommateur. " Il convient plutôt d’évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s’apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu’il voit la marque de commerce. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu’elle n’a jamais existé ou qu’elle cesserait de subsister dans l’esprit du consommateur qui n’a pas fait de telles recherches ", souligne la Cour.

Enfin, dernière question tranchée par la Cour suprême, celle de la preuve de l'expert. Selon les juges, elle ne peut être autorisée que lorsque l'objet en question dépassent la sphère de connaissance et d'expérience du juge; "l’expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance du juge".

Masterpiece Inc qui était l'appelante, était représentée par le cabinet MacLeod Dixon à Calgary tandis que Alavida Lifestyles Inc était représentée par le bureau MBM Intellectual Property Law à Ottawa. Enfin, International Trademark Association qui était intervenante, était représentée par les Torontois Bereskin & Parr.

Pour consulter l'intégralité de la décision, cliquer ici.