Avis frauduleux et trompeurs liés à la PI

Ce que les titulaires de droits doivent savoir…

Les titulaires de droits sur des marques de commerce, des brevets et d’autres formes de propriété intellectuelle (« PI ») sont fréquemment la cible de communications frauduleuses ou trompeuses. Il s’agit d’un phénomène mondial, et plusieurs offices de la PI et organisations professionnelles ont émis des avertissements à ce sujet.

Ces communications deviennent d’une sophistication alarmante et peuvent avoir l’apparence d’avis typiquement envoyés par une autorité gouvernementale ou par l’avocat ou l’agent actuel du destinataire. Ces stratagèmes prennent différentes formes. Dans certains cas, des individus usurpent l’identité d’agents de marques de commerce ou de brevets agréés ou d’offices de la PI gouvernementaux, puis communiquent avec des banques et des entreprises au sujet de transactions récemment exécutées ou de demandes/d’enregistrements de PI existants.

Dans d’autres cas, les titulaires de droits peuvent recevoir des communications non sollicitées offrant des services liés à la PI ou suggérant la prise de mesures particulières visant le maintien d’actifs de PI existants. Nous publions ce bulletin à titre d’avertissement pour les titulaires de droits de PI, y compris les demandeurs, les propriétaires enregistrés, les cessionnaires et les parties garanties (y compris les prêteurs, les agents de garantie et d’autres parties garanties ayant enregistré des sûretés sur des actifs de PI dans les registres de PI applicables).

1. Fonctionnement des stratagèmes

Ces stratagèmes tirent parti de l’abondance d’informations publiques figurant dans les bases de données de la PI gouvernementales. L’étendue des informations pouvant être obtenues à partir de ces registres est vaste et peut comprendre les détails d’un actif de PI (numéros de demande, dates de dépôt et descriptions, par exemple), les coordonnées des titulaires de droits, l’identité des avocats ou des agents qui les représentent, la date d’exécution de certaines transactions et les copies de documents juridiques déposés.

Les expéditeurs de communications frauduleuses ou trompeuses utilisent ces informations pour identifier des cibles et adapter en conséquence le contenu de leur message et le moment de leur diffusion. L’expéditeur communiquera généralement au destinataire une situation urgente qui semble exiger une attention immédiate. Par exemple, le message peut indiquer qu’un tiers souhaite enregistrer une marque de commerce identique ou similaire, que le brevet ou la demande du destinataire est sur le point d’expirer ou a été abandonné, ou que le destinataire doit prendre rapidement des mesures pour protéger ses droits.

L’objectif est de créer un sentiment d’urgence avant que le destinataire n’ait la possibilité de vérifier l’authenticité de la communication. L’expéditeur peut alors demander le paiement de frais pour un prétendu dépôt, renouvellement, examen ou autre service professionnel.

2. Tactiques courantes

Usurpation de l’identité d’un professionnel de la PI agréé Un stratagème fréquemment utilisé consiste à usurper l’identité d’un véritable professionnel de la PI. Dans un exemple récent publié par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC »), un individu a utilisé frauduleusement le nom d’un agent de la PI agréé dans une communication visant à aviser le propriétaire d’une marque de commerce qu’une autre partie souhaitait enregistrer la même dénomination sociale que celle de son entreprise.

La communication suggérait que le destinataire devait agir immédiatement pour protéger la marque de commerce avant que l’autre partie ne puisse obtenir des droits sur le nom. Les avocat.e.s de McMillan n’ont pas été épargné.e.s par l’arnaque de l’usurpation d’identité. Nous vous invitons à consulter le récent bulletin de Pablo Tseng sur son expérience personnelle en tant que victime de cette arnaque.

L’utilisation du nom d’un véritable professionnel rend ce type de fraude particulièrement difficile à identifier, car un destinataire qui effectue une recherche sur son nom pourrait découvrir qu’il est un véritable professionnel de la PI agréé.

Faux avis provenant d’offices de la PI

Une autre tactique consiste en des communications frauduleuses qui prétendent provenir d’offices de la PI gouvernementaux, signalent une question urgente et exigent le paiement de frais de renouvellement.

Par exemple, l’avis peut indiquer qu’une demande de brevet est sur le point d’expirer et qu’un paiement immédiat est requis. Des grilles tarifaires gouvernementales et des instructions de versement extrêmement convaincantes suivent parfois le corps du texte de l’avis. Ces communications peuvent être particulièrement persuasives, notamment parce qu’elles font parfois référence à de véritables procédures gouvernementales et à des grilles tarifaires publiées.

Toutefois, l’inclusion d’informations exactes ne permet pas d’établir que l’expéditeur est authentique. Les expéditeurs intègrent fréquemment des renseignements authentiques provenant de sites Web gouvernementaux et de registres de PI publics dans des communications par ailleurs trompeuses, afin de conférer une certaine crédibilité à leurs démarches.

Sollicitations non sollicitées de tiers

Les titulaires de droits devraient également se méfier des communications non sollicitées de tiers offrant des services liés à la PI, comme la surveillance des marques de commerce, le traitement des renouvellements ou la gestion de portefeuille. Ces communications font souvent référence à des détails tirés de registres de PI publics et peuvent donner l’impression qu’une intervention immédiate est requise.

Nous conseillons aux titulaires de droits de faire preuve de prudence avant d’interagir avec toute partie inconnue, particulièrement lorsque la communication les encourage à changer d’agent ou d’avocat, ou a pour effet, à leur insu, de le remplacer. Les communications non sollicitées ne devraient pas, dans des circonstances normales, entraîner le remplacement du professionnel de la PI actuel d’un titulaire de droits.

Échéanciers clés : post-transaction, post-dépôt et échéances de renouvellement

Les titulaires de droits devraient se montrer particulièrement vigilants à l’approche des étapes clés du cycle de vie de leurs actifs de PI. Étant donné que les bases de données de la PI gouvernementales consignent les détails et l’échéancier des dépôts, des transactions et des renouvellements, les expéditeurs peuvent planifier leurs envois de manière à ce qu’ils coïncident avec des moments où le destinataire s’attend raisonnablement à recevoir une communication authentique concernant ses actifs de PI.

Par exemple, un titulaire de droits qui a récemment acquis une marque de commerce ou un brevet, déposé une sûreté sur un actif de PI ou enregistré une cession peut recevoir une communication peu de temps après l’inscription de la transaction au registre public. De même, ces communications peuvent être planifiées pour être envoyées avant les échéances connues de renouvellement ou de maintien en vigueur, au moment où le destinataire s’attend à recevoir un avis de son agent, de son avocat ou de l’office de la PI compétent. Souvent, ces communications sont envoyées avant les cycles de rapports et d’avis de maintien ou de renouvellement des véritables professionnels de la PI, dans le but de remplacer l’agent inscrit.

3. Identification des communications suspectes et protection de vos actifs de PI

Le principal indice qui doit éveiller les soupçons est souvent l’urgence injustifiée du message. Les communications suggérant que le destinataire perdra immédiatement des droits précieux, fera l’objet de poursuites pour contrefaçon ou renoncera à une possibilité d’action à moins qu’un paiement ne soit effectué ou que des instructions ne soient fournies doivent être examinées avec prudence. Les titulaires de droits doivent également se méfier des soumissions non sollicitées de services liés à la PI, particulièrement lorsque l’expéditeur les incite à mandater de nouveaux représentants ou à agir sans consulter au préalable leur conseiller juridique habituel.

Les prêteurs et autres parties garanties ayant inscrit des sûretés sur des titres de PI doivent redoubler de vigilance s’ils reçoivent des avis habituellement destinés au seul propriétaire inscrit (rappels de renouvellement ou factures de taxes de maintien en vigueur, par exemple). C’est un signe révélateur d’une communication frauduleuse ou trompeuse.

Si vous recevez une communication inattendue ou non sollicitée concernant votre marque de commerce, votre brevet ou d’autres droits liés à la PI, nous vous recommandons de ne pas y répondre, de ne cliquer sur aucun lien, de ne fournir aucun renseignement et de n’effectuer aucun paiement tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une authentification indépendante.

Lorsque la communication semble avoir été envoyée par un agent de la PI ou un avocat, contactez ce professionnel à l’aide de coordonnées préalablement obtenues de manière autonome, en évitant d’utiliser le numéro de téléphone ou l’adresse courriel indiqués dans la communication. Vous pouvez aussi vérifier les titres professionnels et les coordonnées d’un agent de brevets ou de marques de commerce dans le registre public du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (« CABAMC »).

De même, vous trouverez les titres professionnels et les coordonnées d’un avocat dans les répertoires d’avocats offerts par le barreau provincial concerné. Si un message semble provenir de l’OPIC ou de l’office de la PI d’un autre territoire de compétence, comme le Bureau des brevets et des marques de commerce des États-Unis (« USPTO ») ou l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (« EUIPO »), les renseignements doivent faire l’objet d’une confirmation indépendante par les voies officielles.

Par exemple, l’OPIC souligne que les courriels officiels proviennent exclusivement d’adresses se terminant par @ised-isde.gc.ca et invite les titulaires de droits liés à la PI à vérifier l’authenticité de toute communication suspecte avant d’y répondre. Fait le plus important, les clients qui ont retenu les services d’un conseiller juridique pour gérer leur portefeuille de PI doivent communiquer directement avec celui-ci, au moyen de coordonnées vérifiées, s’ils reçoivent un avis inattendu concernant leurs droits.

Ce principe s’impose, que la communication semble provenir d’un office gouvernemental, d’un professionnel dont vous ne reconnaissez pas le nom ou d’un tiers offrant d’autres services liés à la PI. Votre conseiller juridique peut déterminer si des mesures doivent être prises ou non et, le cas échéant, communiquer avec l’OPIC ou le professionnel de la PI concerné en votre nom.

Ressources complémentaires

Plusieurs offices de la PI et organisations professionnelles ont publié des alertes et des ressources concernant les arnaques liées à la PI, lesquelles figurent ci-dessous : OPIC : Alerte à la fraude : attention aux courriels d’hameçonnage ciblant les titulaires de marques de commerce OPIC : Zone de sensibilisation aux arnaques de PI CABAMC : Avis frauduleux liés à la propriété intellectuelle – Le CABAMC recommande au public de faire preuve de prudence USPTO : Scam Prevention USPTO : Protect against trademark scams EUIPO : Fausses factures

4. Marche à suivre si vous recevez un message suspect

Si vous recevez un message qui vous semble frauduleux ou trompeur, veuillez ne faire aucun paiement et ne pas y répondre avant d’en avoir confirmé l’authenticité.

À propos des auteurs

Aki Kamoshida est avocate chez McMillan.

Pablo Tseng est avocat chez McMillan.

Yue Fei est associée en PI chez McMillan.

Whitney Igidi est stagiaire en droit chez McMillan.