Quand l’activité complémentaire d’un employé devient votre concurrence

Focus sur une récente décision en matière de propriété intellectuelle…

La Cour d’appel de l’Ontario (« CAO ») a rendu une décision constituant un rappel opportun : lorsqu’il est question de propriété intellectuelle (« PI ») créée par les employés, rien ne remplace un contrat de travail bien rédigé.

Dans la récente décision Nexus Solutions Inc. v. Krougly (« Nexus Solutions »), la CAO a conclu que le droit d’auteur du logiciel concurrent développé secrètement par un employé pendant l’occupation de son emploi appartenait à ce dernier et non à l’employeur. La conséquence, que le juge de première instance lui-même a qualifiée de « sévère », reposait sur l’absence de contrat de travail écrit et la portée restreinte des fonctions assignées à l’employé.

Importance de la PI créée par les employés

Les employés créent régulièrement des œuvres dans le cadre de leur emploi, qu’il s’agisse de codes de logiciel et de plans d’affaires, de rapports techniques, de matériel de formation ou de conceptions graphiques.

Afin de s’assurer d’en avoir la possession, de nombreux employeurs incluent dans leurs contrats de travail des clauses de cession de PI. Sans de telles stipulations, les employeurs doivent se fier au paragraphe 13(3) de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), qui prévoit que l’employeur est le premier titulaire du droit d’auteur sur les œuvres créées par un auteur « dans le cadre de son emploi », mais seulement en l’absence de toute entente contraire. Comme le précise la décision rendue dans l’affaire Nexus Solutions, la protection offerte par ce paragraphe est plus restreinte que ne le pensent de nombreux employeurs.

Contexte

Vladimir Krougly était employé par Nexus Solutions Inc. (« Nexus ») à titre de développeur de logiciels principal, mais n’avait pas de contrat de travail écrit. Pendant l’occupation de son emploi, il a secrètement développé un produit logiciel concurrent appelé « Limedas », qui était en concurrence directe avec l’offre logicielle propre à Nexus, « CEMView ».

Après avoir démissionné de Nexus, M. Krougly a tenté de commercialiser Limedas, y compris auprès de certains clients de son ancien employeur. Lorsque Nexus a découvert les agissements de M. Krougly, l’entreprise a intenté une action contre ce dernier, revendiquant la possession du droit d’auteur du logiciel Limedas en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi.

La question centrale débattue devant le tribunal était de savoir si le logiciel Limedas avait été créé « dans le cadre de l’emploi (de M. Krougly) » pour Nexus.

Analyse

Tant le juge de première instance que la CAO ont répondu « non » à la question centrale. Le juge de première instance a appliqué les facteurs suivants, s’inspirant de la liste non exhaustive énoncée dans la décision britannique Penhallurick v. MD5 Ltd., pour conclure que le logiciel Limedas n’avait pas été créé « dans le cadre de l’emploi » :

Les modalités du contrat de travail : Il n’existait aucun contrat de travail écrit entre Nexus et M. Krougly empêchant ce dernier de travailler sur ses propres projets pendant son temps libre ou attribuant à Nexus la titularité de toute œuvre qu’il pourrait créer.

Le lieu où l’œuvre a été créée : La majorité du travail effectué sur le logiciel Limedas a été réalisé en dehors des locaux de Nexus.

La question de savoir si l’œuvre a été créée ou non pendant les heures normales de bureau : Krougly a réalisé la majorité du travail effectué sur le logiciel Limedas en dehors des heures normales de bureau.

L’identité du fournisseur des matériaux utilisés dans la création de son œuvre : Nexus n’a dépensé aucune ressource pour développer Limedas et M. Krougly a utilisé son temps et son équipement personnels pour ce faire.

Le niveau de direction fourni à l’auteur de l’œuvre : Nexus n’a jamais demandé ou ordonné à M. Krougly de développer Limedas.

Le fait qu’il soit possible ou non pour l’auteur de refuser de créer l’œuvre : Ce facteur n’était pas pertinent dans le cas de M. Krougly, car on ne lui a jamais demandé ni ordonné de développer Limedas.

La question de savoir si le travail est essentiel ou non aux activités de l’employeur : Bien que le juge de première instance ait conclu que Limedas était lié aux activités de Nexus, il a estimé que le logiciel ne pouvait pas faire partie intégrante de l’entreprise, car sa conception et son développement constituaient clairement une activité secondaire.

En appel, Nexus a soutenu qu’elle aurait pu demander à M. Krougly de développer un logiciel semblable à Limedas et qu’elle devrait donc détenir les droits d’auteur de ce dernier. La CAO a rejeté cette interprétation. Selon elle, la décision consistait à déterminer les fonctions réelles de l’employé, plutôt que l’ensemble plus vaste des tâches que l’employeur aurait théoriquement pu lui confier.

La question dominante en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi était de savoir si la création de l’œuvre faisait partie ou non des responsabilités professionnelles que l’employé était appelé à assumer ou tenu d’assumer, expressément ou implicitement. Puisque les responsabilités de M. Krougly se limitaient explicitement au développement du logiciel CEMView et qu’il lui était interdit de travailler sur d’autres logiciels, la CAO a déterminé que le développement de Limedas par M. Krougly ne relevait pas du champ d’application de la Loi.

Distinction essentielle par rapport à l’affaire Corso : le mandat de l’employé

Les tribunaux ont distingué les faits dans l’affaire Nexus Solutions de ceux dans l’affaire Corso v. Nebs Business Products Limited [4], où le tribunal a conclu que l’employeur était bien titulaire des droits d’auteur du logiciel créé secrètement par un employé. Dans ce cas, la conceptualisation et le développement de nouveaux produits logiciels faisaient partie intégrante des responsabilités de l’employé.

Concrètement, un employeur dont le mandat de ses employés techniques est largement défini (un mandat qui englobe la création de nouveaux produits innovants) est dans une position beaucoup plus forte en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi qu’un employeur qui demande à ses développeurs de ne travailler que sur un seul produit existant ou qui restreint autrement le mandat de ses employés techniques.

Inconduite de l’employé : qu’en est-il?

Le juge de première instance a conclu « à contrecœur » que Nexus n’avait droit à aucun recours de propriété en vertu de la Loi, reconnaissant qu’il s’agissait d’une « conséquence sévère » étant donné que M. Krougly avait secrètement mis au point un logiciel destiné à concurrencer celui de Nexus. Cependant, l’objectif de la Loi n’est pas « de punir les acteurs de mauvaise foi simplement parce que leurs actions pourraient contrevenir à leurs obligations envers leurs employeurs ».

Il est important de noter que l’action sous-jacente a été divisée de sorte que les réclamations qui ne relèvent pas du droit d’auteur, comme la violation d’un devoir fiduciaire et la conversion, n’ont pas été traitées et peuvent demeurer valides.

Note sur les œuvres dérivées

Notamment, bien que les logiciels CEMView et Limedas avaient des fonctions similaires, le juge de première instance a reconnu qu’ils étaient substantiellement différents (les codes sources et les algorithmes ne sont pas les mêmes). Autrement dit, Limedas n’était pas une copie intégrale de CEMView. Cette conclusion a une portée qui dépasse la présente affaire. Si le produit de l’employé avait été plus étroitement inspiré du logiciel existant de l’employeur, ce dernier aurait pu revendiquer des droits sur celui-ci en se basant sur le fait qu’il était titulaire de l’œuvre sous-jacente sur laquelle le nouveau produit était fondé.

Points à retenir pour les employeurs

L’affaire Nexus Solutions rappelle qu’à défaut des garanties contractuelles et organisationnelles appropriées, les employeurs ne peuvent pas présumer qu’ils seront titulaires de la PI créée par leurs employés. Les employeurs devraient protéger leurs intérêts en prenant les mesures suivantes :

Recourir à des ententes de cession de PI écrites: Il est fortement conseillé aux employeurs canadiens d’inclure des clauses de cession de PI de portée appropriée dans tous les contrats de travail écrits et de ne pas se fier à une interprétation extensive (et potentiellement erronée) du paragraphe 13(3) de la Loi. Une clause de cession de PI bien rédigée peut viser les œuvres créées par un employé qui ne relèvent pas strictement de ses fonctions assignées, comblant ainsi la lacune qui s’est avérée fatale à Nexus.

Obtenir des renonciations aux droits moraux: Bien qu’elles ne soient pas au cœur de l’affaire Nexus Solutions, les renonciations écrites et signées aux droits moraux sont essentielles pour assurer qu’un employeur peut utiliser librement les œuvres créées par ses employés. Les droits moraux constituent un ensemble de droits accessoires au droit d’auteur : l’auteur d’une œuvre a le droit à l’intégrité de celle-ci et d’en revendiquer la création, même sous pseudonyme. Pour en savoir plus sur les droits moraux, veuillez consulter l’un de nos récents bulletins.

Définir les rôles des employés par écrit: Les employeurs doivent s’assurer que les rôles des employés, en particulier ceux qui participent à l’élaboration de produits et de services innovants, sont clairement définis dans une description de poste. Comme le démontre l’affaire Nexus Solutions, un mandat mal défini, non documenté ou trop restreint risque de nuire au droit à la PI de l’employeur.

Recourir à des ententes de non-sollicitation, de non-concurrence et de confidentialité: Un manquement majeur de Nexus tient à l’absence d’une entente de non-sollicitation empêchant M. Krougly de vendre son logiciel aux clients de l’entreprise après sa démission. De même, les employeurs peuvent mettre en œuvre des obligations contractuelles de non-concurrence ou d’exclusivité pendant l’occupation de l’emploi et, dans certains cas, après la fin de celui-ci. Les ententes de non-sollicitation et de non-concurrence doivent toutes deux être rédigées avec soin afin de maximiser les chances de force exécutoire, tout en se conformant à la législation locale. De plus, les ententes de confidentialité peuvent explicitement et indéfiniment empêcher les employés d’utiliser à mauvais escient les renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de leur emploi.

Obtenir des conseils intégrés en matière d’emploi et de PI: Les employeurs tirent avantage de l’obtention de conseils en matière d’emploi et de PI lorsqu’ils élaborent des pratiques d’embauche, des contrats de travail et des politiques applicables en milieu de travail. Il est essentiel de prévoir des clauses contractuelles solides en matière de PI et de traiter les risques liés à la PI dès le début de la relation de travail.

Conclusion

L’affaire Nexus Solutions établit des limites strictes concernant le paragraphe 13(3) de la Loi : il protège les employeurs uniquement dans la mesure où ils ont effectivement dirigé le travail en question, et non simplement parce qu’ils auraient pu le faire. L’affaire illustre que les règles par défaut de la Loi peuvent laisser les employeurs sans recours. Néanmoins, ce risque peut être évité. Grâce à des contrats soigneusement rédigés et à des rôles clairement définis, les employeurs peuvent protéger leurs actifs les plus précieux.

À propos des auteurs

Kaleigh Zimmerman est associée chez McMillan.

Aki Kamoshida est avocate en PI chez McMillan.

Ioana Pantis est associée chez McMillan.

Pablo Tseng est associé en PI chez McMillan.